Contrato de licencia de uso de marca

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA

Conste por el presente documento el contrato de licencia de uso de marca que celebran, de una parte, [[RAZÓN SOCIAL], con RUC N° [número], con domicilio en [dirección], representada por [nombre], identificado(a) con [DNI / C.E.] N° [número], según poder inscrito en el asiento [número] de la Partida Electrónica N° [número] del Registro de Personas Jurídicas de [ciudad] / [nombre completo], identificado(a) con [DNI / C.E.] N° [número], de estado civil [estado civil], con domicilio en [dirección]], a quien en adelante se denominará EL LICENCIANTE; y, de la otra parte, [RAZÓN SOCIAL], con RUC N° [número], con domicilio en [dirección, distrito, provincia y departamento], debidamente representada por [nombre], identificado(a) con [DNI / C.E.] N° [número], según poder inscrito en el asiento [número] de la Partida Electrónica N° [número] del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° [número], Sede [ciudad], a quien en adelante se denominará EL LICENCIATARIO; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA. Antecedentes. EL LICENCIANTE es titular de la marca [denominación o descripción de la marca] [denominativa / mixta / figurativa], registrada en el Indecopi con Certificado N° [número], para distinguir [productos / servicios] de la clase [número] de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el [fecha] (en adelante, LA MARCA). [Se adjunta como Anexo 1 la reproducción de LA MARCA y copia del certificado.] [Alternativa: EL LICENCIANTE ha solicitado el registro de LA MARCA ante el Indecopi mediante Expediente N° [número]; si el registro es denegado en forma definitiva, este contrato quedará resuelto de pleno derecho.]

SEGUNDA. Objeto. EL LICENCIANTE otorga a EL LICENCIATARIO una licencia [exclusiva / no exclusiva] para usar LA MARCA únicamente en [detalle de los productos o servicios autorizados, dentro de los que cubre el registro], en el territorio de [la República del Perú / región o ciudad], en los términos de este contrato. [Si es exclusiva: durante su vigencia, EL LICENCIANTE no otorgará otras licencias en el territorio ni usará directamente LA MARCA para esos productos o servicios en él.]

TERCERA. Plazo. La licencia rige por [número] años desde [la firma del contrato / su inscripción en el Indecopi]. [Se renovará automáticamente por periodos iguales, salvo aviso escrito de no renovación con [noventa] días de anticipación.] La licencia no podrá exceder la vigencia del registro de LA MARCA; EL LICENCIANTE se obliga a renovar oportunamente el registro.

CUARTA. Regalías. Como contraprestación, EL LICENCIATARIO pagará a EL LICENCIANTE: [una regalía de [5 %] de las ventas netas mensuales de los productos o servicios identificados con LA MARCA / un monto fijo de [S/ / US$] [monto] [mensual / anual]] [y un pago inicial de [monto]]. Las ventas netas se calculan descontando el IGV, devoluciones y descuentos comerciales. EL LICENCIATARIO pagará la regalía dentro de los [quince] días siguientes al cierre de cada [mes / trimestre], junto con un reporte de ventas. [Si EL LICENCIANTE no está domiciliado en el Perú, EL LICENCIATARIO retendrá el impuesto a la renta que corresponda sobre la regalía y pagará el IGV por utilización de servicios, si corresponde.] [Alternativa: la licencia se otorga a título gratuito.]

QUINTA. Control de calidad. EL LICENCIATARIO usará LA MARCA solo en productos o servicios que cumplan los estándares de calidad del Anexo 2 y las instrucciones escritas de EL LICENCIANTE. EL LICENCIANTE podrá inspeccionar, con aviso de [cinco] días hábiles, las instalaciones, procesos y productos de EL LICENCIATARIO, y pedir muestras. Si un producto no cumple los estándares, EL LICENCIATARIO dejará de comercializarlo con LA MARCA hasta corregirlo.

SEXTA. Forma de uso. EL LICENCIATARIO usará LA MARCA tal como está registrada, sin modificarla ni combinarla con otros signos, conforme al manual de uso de marca que se adjunta como Anexo 3. Indicará en los productos, envases o publicidad que LA MARCA es de titularidad de EL LICENCIANTE y se usa bajo licencia. No podrá registrar a su nombre LA MARCA, signos parecidos ni nombres de dominio o cuentas en redes sociales que la contengan; si lo hiciera, los transferirá a EL LICENCIANTE sin costo.

SÉPTIMA. Sublicencias y cesión. EL LICENCIATARIO no podrá sublicenciar ni ceder la licencia sin autorización previa y escrita de EL LICENCIANTE.

OCTAVA. Defensa de la marca. EL LICENCIATARIO informará a EL LICENCIANTE, dentro de los [cinco] días hábiles de conocerlo, de cualquier uso no autorizado de LA MARCA o de signos confundibles. Corresponde a EL LICENCIANTE decidir y ejercer las acciones legales; EL LICENCIATARIO colaborará en ellas. [EL LICENCIATARIO podrá actuar directamente si EL LICENCIANTE no lo hace dentro de [treinta] días de requerido.]

NOVENA. Registro de la licencia. Las partes solicitarán la inscripción de esta licencia ante la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi dentro de los [treinta] días siguientes a su firma, pues sin inscripción la licencia no surte efectos frente a terceros (art. 162 de la Decisión N° 486). Las partes autorizan a [EL LICENCIANTE / EL LICENCIATARIO] a solicitar la inscripción, cuyos gastos asumirá [parte]. Para la inscripción, las partes suscribirán, si es necesario, un extracto de este contrato con firmas legalizadas.

DÉCIMA. Declaraciones y garantías. EL LICENCIANTE declara que LA MARCA está vigente, que es su titular y que no ha otorgado derechos incompatibles con esta licencia. Responderá frente a EL LICENCIATARIO si un tercero obtiene una decisión firme que le impida usar LA MARCA por un derecho anterior.

UNDÉCIMA. Responsabilidad por productos. EL LICENCIATARIO es el único responsable frente a los consumidores, las autoridades y terceros por los productos o servicios que fabrique, venda o preste con LA MARCA, y mantendrá indemne a EL LICENCIANTE frente a cualquier reclamo por ellos, salvo que derive de instrucciones de EL LICENCIANTE.

DUODÉCIMA. Terminación. EL LICENCIANTE podrá resolver el contrato de pleno derecho, conforme al artículo 1430 del Código Civil, comunicándolo por escrito, si EL LICENCIATARIO: (i) no paga dos regalías consecutivas; (ii) incumple los estándares de calidad y no lo corrige en [treinta] días de requerido; (iii) usa LA MARCA fuera de los productos o del territorio autorizados; o (iv) es declarado en insolvencia. Al terminar el contrato, EL LICENCIATARIO dejará de usar LA MARCA y podrá vender el inventario existente durante [noventa] días, pagando la regalía correspondiente, salvo terminación por incumplimiento de calidad. Las partes solicitarán al Indecopi la cancelación de la inscripción de la licencia.

DECIMOTERCERA. Confidencialidad. EL LICENCIANTE y EL LICENCIATARIO mantendrán en reserva la información comercial, técnica y financiera que reciban de la otra parte con ocasión de este contrato, y solo la usarán para cumplirlo. Esta obligación subsiste [dos] años después de terminado el contrato.

DECIMOCUARTA. Cesión. Ninguna de las partes podrá ceder su posición contractual ni los derechos y obligaciones de este contrato sin el consentimiento previo y por escrito de la otra, conforme al artículo 1435 del Código Civil.

DECIMOQUINTA. Comunicaciones y domicilios. Las comunicaciones se dirigirán a los domicilios indicados en la introducción o a los correos electrónicos [correo 1] y [correo 2]. Todo cambio de domicilio o correo debe comunicarse por escrito con [cinco] días de anticipación; de lo contrario, las comunicaciones enviadas al domicilio anterior se tendrán por válidamente efectuadas.

DECIMOSEXTA. Integridad y modificaciones. Este contrato contiene todo lo acordado por las partes sobre su objeto y sustituye cualquier acuerdo previo. Cualquier modificación deberá constar por escrito y estar firmada por ambas partes.

DECIMOSÉPTIMA. Solución de controversias. Las partes procurarán resolver de buena fe cualquier controversia derivada de este contrato. De no lograrlo en [quince] días, la controversia se resolverá mediante arbitraje de derecho, a cargo de [un árbitro único / un tribunal de tres árbitros], organizado y administrado por el Centro de Arbitraje de [la Cámara de Comercio de Lima / institución], conforme a su reglamento. El laudo será definitivo e inapelable. [Alternativa: las partes se someten a la competencia de los jueces y tribunales de [ciudad].]

DECIMOCTAVA. Ley aplicable. El presente contrato se rige por las leyes de la República del Perú. En lo no previsto, se aplica el Código Civil y las demás normas pertinentes.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares de igual tenor, en [ciudad], el [día] de [mes] de [año].

_______________________________ [Nombre] EL LICENCIANTE: [Representante / Por derecho propio]_______________________________ [Nombre] EL LICENCIATARIO: [Representante / Por derecho propio]

Anexos: 1. Reproducción de LA MARCA y certificado de registro · 2. Estándares de calidad · 3. Manual de uso de la marca.

NOTAS PARA COMPLETAR ESTE MODELO (elimina esta página antes de firmar o enviar) Inscripción. Toda licencia de uso de marca debe inscribirse ante el Indecopi. Sin inscripción, es válida entre las partes, pero no surte efectos frente a terceros (Decisión 486, art. 162). Cualquiera de las partes puede pedirla con el contrato escrito y el pago de la tasa; consulta el monto vigente en el TUPA del Indecopi. Cláusulas prohibidas. El Indecopi no inscribe licencias con cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la libre competencia, ni las que no se ajusten al régimen andino de licencias y regalías (Decisión 486, art. 163). Evita, por ejemplo, fijar precios de reventa o prohibir exportar sin justificación. Marca en trámite. Puedes licenciar una marca registrada o en trámite de registro (Decisión 486, art. 162). Si el Indecopi deniega el registro, la licencia pierde su objeto: prevé esa consecuencia en el contrato. Uso por el licenciatario. El uso de la marca por el licenciatario cuenta como uso del titular para evitar la cancelación por falta de uso (Decisión 486, art. 166): conserva los reportes de ventas y muestras. El registro dura 10 años desde su concesión y se renueva por periodos iguales (art. 152). Tributos. La regalía pagada a un licenciante domiciliado está gravada con IGV y debe sustentarse con factura. Si el licenciante no está domiciliado, el licenciatario debe retener el impuesto a la renta y pagar el IGV por utilización de servicios, y la regalía solo se deduce en el ejercicio en que se devenga si se paga o acredita hasta el vencimiento de la declaración jurada anual; si se paga después, se deduce en el ejercicio del pago (LIR, art. 37). Confírmalo con tu contador.